Những chủ sở hữu sáng chế (người mà đã kiện các đối tác kinh doanh tiềm năng về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế và sau đó chịu các cuộc tấn công phản đối sáng chế (inter partes review – IPR)) sẽ muốn điều chỉnh các thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) của mình để tận dụng án lệ gần đây của Mỹ.
Xu hướng và quan ngại mới sau Phán quyết của tòa
Thời gian tới, để bảo vệ chống lại các IPR trong tương lai, các chủ sở hữu sáng chế khi thảo luận với các đối tác tiềm năng sẽ cần phải suy nghĩ cẩn thận về cách diễn đạt trong các NDA. Bằng cách diễn đạt cụ thể trong điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp (khi có yếu tố xung đột pháp luật), chủ sở hữu sáng chế có thể tận dụng phán quyết gần đây của Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ rằng một bên có thể mất quyền phản đối sáng chế IPR.
Mặt khác, các công ty kí NDA trong khi lo ngại về các vụ kiện xâm phạm sáng chế phát sinh sau này đến từ các đối tác tiềm năng sẽ muốn tìm cách diễn đạt gần giống với ngôn ngữ trong một phán quyết trước đó của Tòa Phúc thẩm Liên bang, trong đó người nộp đơn được phép tiếp tục phản đối hiệu lực của sáng chế thuộc công ty khác sau khi các cuộc thảo luận đối tác không thành.
Hai ý kiến pháp lý mang tính án lệ về NDA
Hai Phán quyết trong bốn tháng, Tòa Phúc thẩm Liên bang đã đưa ra các ý kiến pháp lý mang tính án lệ về các điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp (trường hợp xung đột pháp luật) trong các NDA.
Về Phán quyết thứ nhất, chủ sở hữu sáng chế trước hết nên đọc ý kiến được đưa ra vào ngày 08 tháng 02 năm 2022. Trong vụ Công ty TNHH Nippon Shinyaku kiện Công ty Sarepta Therapeutics, Tòa Phúc phẩm Liên bang cho rằng một bên có thể mất quyền IPR.
Tuy nhiên, về Phán quyết thứ hai, các công ty ký NDA với chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nên lưu ý đến quan điểm pháp lý đầu tháng 10 năm 2021 của Tòa Phúc phẩm Liên bang trong vụ việc Công ty TNHH Kannuu Pty kiện Công ty TNHH Điện tử Samsung. Theo quan điểm pháp lý của Tòa, trong một NDA có điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp nhưng loại trừ rõ ràng việc cấp giấy phép, bị đơn xâm phạm sáng chế không mất quyền IPR của mình.
Bài viết này so sánh các sự kiện trong vụ Nippon Shinyaku với các sự kiện trong vụ Kannuu và đưa ra những bí quyết thực tiễn để cấu trúc một NDA và các điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp để ngăn chặn hoặc cho phép IPR.
Mất quyền phản đối sáng chế
Trong vụ gần đây, hai công ty Nippon Shinyaku và Sarepta Therapeutics đã ký một NDA song phương “đối với các bên tham gia thảo luận về mối quan hệ kinh doanh tiềm năng liên quan đến các liệu pháp điều trị Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne”. Thỏa thuận bao gồm một số điều liên quan đến SHTT:
• Cam kết chung không khởi kiện “liên quan đến SHTT trong lĩnh vực Bệnh Loạn dưỡng cơ Duchenne” trong một khoảng thời gian (“thời hạn giao ước”).
• Cam kết không khởi kiện bao gồm, trong số những điều khác, các phản đối về hiệu lực sáng chế trước Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ.
• Điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp nêu rõ rằng bất kỳ tranh chấp sáng chế hoặc SHTT nào ngoài các thủ tục tố tụng đang diễn ra ở Châu Âu và Nhật Bản được đệ trình lên tòa án hoặc cơ quan hành chính trong vòng hai năm kể từ khi thời hạn cam kết kết thúc và có liên quan đến Bệnh Loạn dưỡng cơ Duchenne thì sẽ được nộp đơn để giải quyết tại Tòa án Quận Delaware, Mỹ.Cùng ngày mà thời hạn cam kết kết thúc, Sarepta đã nộp bảy đơn IPR. Nippon Shinyaku sau đó đã kiện Sarepta lên Tòa án Quận Delaware vì vi phạm NDA song phương và các khiếu nại khác, đồng thời yêu cầu lệnh cấm sơ bộ ngăn chặn Sarepta tiếp tục tố tụng với các đơn IPR của mình. Tòa án quận đã bác bỏ yêu cầu này.
Tòa Phúc thẩm Liên bang cho rằng ngôn ngữ đơn giản của thỏa thuận NDA đã nêu rõ ràng rằng tất cả các tranh chấp liên quan đến vi phạm hoặc hết hiệu lực sáng chế, bao gồm cả vấn đề về các đơn IPR của Sarepta, phải được đệ trình lên Tòa án Quận Delaware. Tòa Phúc thẩm Liên bang đã đề cập đến án lệ của tòa, nhận thấy rằng “các bên có quyền thương lượng với nhau về quyền IPR của mình, bao gồm thông qua việc sử dụng các điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp”.
Tòa Phúc thẩm Liên bang cho biết quyết định trước đó trong vụ Kannuu dựa trên ngôn ngữ cụ thể của điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp đang được đề cập ở đó, đồng thời nói thêm rằng, “chúng tôi vốn hiểu rằng trong vụ Kannuu, một điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp được diễn đạt khác đi sẽ ngăn cản việc nộp đơn IPR”.
Cách giữ lại quyền nộp đơn phản đối sáng chế
Trong vụ Kannuu, một vụ kiện chưa từng có tiền lệ (case of first impression), hai công ty Kannuu và Samsung đã ký NDA “để tăng cường mối quan hệ kinh doanh giữa các bên” và để bảo vệ thông tin bí mật trong các cuộc thảo luận. NDA bao gồm một điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp giới hạn việc thiết lập bất kỳ “hành động, vụ kiện hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc các giao dịch được dự tính trong văn bản này” tại các tòa án ở Thành phố New York, bao gồm Tòa án Quận phía Nam của New York. NDA nêu rõ: “Không có nội dung nào trong thỏa thuận này được coi là cấp cho một bên giấy phép theo bản quyền, sáng chế, bí mật thương mại, sáng chế hoặc các quyền SHTT khác của bên kia”. Các cuộc thảo luận đã kết thúc với sự hợp tác làm ăn giữa Samsung và Kannuu.
Vài năm sau, Kannuu kiện Samsung lên Tòa án Quận phía Nam của New York, cáo buộc xâm phạm sáng chế và vi phạm NDA. Samsung đã đệ đơn IPR chống lại các sáng chế đã được bảo hộ. Kannuu lại nộp một yêu cầu ban hành một lệnh cấm sơ bộ để buộc Samsung hủy bỏ các thủ tục phản đối. Tòa án quận đã bác bỏ yêu cầu này.
Tòa Phúc thẩm Liên Bang khẳng định rằng NDA là nhằm duy trì tính bảo mật của một số thông tin tiết lộ, và không liên quan đến các quyền sáng chế. Do đó, điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp trong NDA không cấm Samsung nộp đơn IPR và các thủ tục phản đối vẫn có thể tiếp tục.
Để tâm đến hai điều khoản NDA
Kannuu và Nippon Shinyaku dường như có hai NDA hoàn toàn đối lập.
NDA trong vụ Kannuu không nói đến SHTT, ngoài việc tuyên bố rõ ràng rằng NDA không cấp bất kỳ quyền cấp phép SHTT nào, đồng thời cũng không đề cập cụ thể về nơi có thể nộp/đệ đơn kiện SHTT.
Ngược lại, NDA song phương trong vụ Nippon Shinyaku đề cập cụ thể đến các tranh chấp SHTT, bao gồm một cam kết không khởi kiện về SHTT trong một khoảng thời gian và giới hạn cụ thể nơi các tranh chấp sáng chế hoặc SHTT khác có thể được giải quyết tranh chấp hai năm sau khi thỏa thuận hết hạn, đặc biệt đề cập đến tòa án và các thủ tục tố tụng hành chính, bao gồm cả thủ tục IPR.
Xem xét các bản án của tòa trong hai vụ Kannuu và Nippon Shinyaku, có hai phần của NDA cần đặc biệt chú ý:
• Sự có hoặc không có bất kỳ quyền SHTT nào. Ngay cả khi có ngôn từ nói rằng không có giấy phép nào được cấp thì việc thêm một cam kết không khởi kiện về SHTT sẽ cho phép suy luận rằng các bên đã coi các quyền SHTT như một phần của NDA.
• Tính cụ thể của các loại thủ tục tố tụng được liệt kê trong điều khoản lựa chọn nơi giải quyết tranh chấp trong NDA. Tham chiếu đến các tranh chấp SHTT, cụ thể là các thủ tục tố tụng hành chính cũng như thực thi pháp luật của tòa án, sẽ cho phép suy luận rằng NDA không chỉ là một thỏa thuận bảo mật.
Trưởng ban tư vấn về SHTT (người mà muốn khai thác án lệ mới này của Tòa Phúc thẩm Liên bang) nên liên hệ với các luật sư hợp đồng của công ty họ.
Khuyến nghị để ngăn chặn hoặc cho phép phản đối sáng chế
Trong tương lai, các chủ sở hữu sáng chế sẽ muốn ngăn những bên bị cáo buộc vi phạm nộp đơn IPR bằng cách tránh sử dụng ngôn ngữ như trong vụ Kannuu mà thay bằng ngôn ngữ như trong vụ Nippon Shinyaku. Mặt khác, các bị đơn tiềm năng của vi phạm sáng chế sẽ muốn giữ lại quyền IPR bằng cách tránh xa ngôn ngữ như trong vụ Nippon Shinyaku và chuyển sang ngôn ngữ như trong vụ Kannuu.
Nguồn: Frank Bernstein và Woli Urbe
